2018驰名商标禁宣条款的法理分析与执法适用

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驰名商标禁宣条款的法理分析与执法适用
修改后的《商标法》已于5月1日施行。本次修法亮点很多，其中关于驰名商标的规定格外引人注目。新《商标法》第十四条第五款规定：生产、经营者不得将驰名商标字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。第五十三条同时设定了罚则：违反本法第十四条第五款规定的，由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。上述规定使驰名商标回归其法律本义，与《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs协定）的精神一致。但是关于驰名商标用于广告宣传的问题，在具体执法过程中，仍有一些问题值得思考。
　　一、驰名商标字样禁止用于宣传，那么， well-known trademark、驰名等与驰名商标相关或近似的字样能否用于宣传？
　　驰名商标一词起源于《巴黎公约》，由英文well-known trademark翻译而来。驰名商标制度设立的目的主要是为了弥补商标注册制度的不足，制止他人傍名牌的不正当竞争行为，对相关公众所熟知的商标在其未注册的部分领域提供保护，防止消费者对商品来源产生混淆。新《商标法》借鉴国际立法的经验，进一步明确了驰名商标的内涵和个案认定、被动保护的原则。驰名商标的认定限于两种情形：一是对未注册驰名商标提供保护，二是扩大已经注册的驰名商标的保护范围。
　　因此，从立法宗旨上分析，任何将驰名商标用途异化或泛化的行为，都违背法律本义。法律要禁止的驰名商标宣传行为，不仅包括使用驰名商标字样的行为，还应涵盖使用well-known trademark、驰名等与驰名商标相关的字样，以及通过其他方式明示或暗示商标驰名，表明其产品质量更佳、企业信誉更好，或其在特定领域、特定行业具有超越同行业经营者地位的行为。
　　既然违背立法宗旨，那么工商机关能否据此对使用well-known trademark、驰名等与驰名商标相关字样的行为实施处罚呢？
　　笔者认为不可。对执法者而言，法无授权即禁止。法律没有授权执法部门对类似驰名商标宣传行为进行处罚，执法部门就不能自我授权、擅自扩大处罚范围，只能以行政指导的方式加以规范。
　　二、已经进入市场的标注驰名商标字样的商品或已制作发布的驰名商标广告，是否可继续使用？
　　法律适用应当遵循从旧兼从轻原则。当一个行为发布在新法实施以前，此时优先考虑的是适用旧法，即行为发生时的法律规定（从旧原则）;如果适用新法更有利于当事人，不认为是违法或新法处罚较轻的话，则应适用新法（从轻原则）。
　　显然，对驰名商标宣传行为应适用从旧原则。在新《商标法》施行前，已经实际使用并投入市场的标注驰名商标字样的商品，应当可以继续销售。
　　具体适用法律的时间节点，应以新法施行为准，即以2014年5月1日为准。对产品而言，应以其出厂日期为准;对广告而言，应以其发布时间为准。《工商总局关于执行修改后的〈中华人民共和国商标法〉有关问题的通知》（工商标字〔2014〕81号）对此作了明确规定：对于将驰名商标字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的行为，适用修改后的商标法处理。但是，对于将驰名商标字样用于商品、商品包装或者容器上并于2014年5月1日以前已经进入流通领域的除外。 《通知》还规定：商标违法行为发生在2014年5月1日以前的，适用修改前的商标法处理;商标违法行为发生在2014年5月1日以前且持续到2014年5月1日以后的，适用修改后的商标法处理。
　　对于驰名商标广告，因广告媒介的不同，在具体处理方式上应作适当区分。对于已经发布的驰名商标电视、网络、报纸广告，即使仍在广告合同期内，也应当责令自2014年5月1日起停止发布，如发现继续发布的，应当立即查处;而对于已经发布的有一定持续时间的驰名商标平面广告，如广告牌等，因其发布在先，有一定存续时间，应当先责令其限期更改或撤除，当事人逾期不改的，再依法实施处罚。
　　三、驰名商标持有人可否以一事不再罚原则规避处罚，通过缴纳一次罚款而继续多次从事驰名商标宣传？
　　《行政处罚法》第二十四条规定：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。这就是一事不再罚原则。同一事实和同一理由是一事不再罚原则的共同要件，二者缺一不可。对于屡查屡犯者，并不适用这一原则。
　　相对于更改包装的巨大成本以及驰名商标宣传的潜在收益而言，不排除部分驰名商标持有人宁可缴纳10万元罚款，也要继续使用驰名商标字样从事宣传。同时，他们也会提出一事不再罚的抗辩理由。
　　对此，工商部门应阐明法理，告知企业，已受处罚的违法行为不会根据同样的法律规定再受处罚，但如果罚而未改或者屡查屡犯，则不再是同一违法行为，应当视作在不同时间发生的新的违法行为，不适用一事不再罚原则。
　　在处罚标准上，笔者认为，工商部门没有自由裁量权。对于将驰名商标字样用于宣传的违法行为，应一律处以10万元罚款，不能根据违法情节的不同处10万元以下或10万元以上不同金额的罚款。
　　四、对违反驰名商标禁宣条款的，处罚主体是广告发布地工商部门，还是驰名商标持有人住所地工商部门？
　　《行政处罚法》第二十条规定：行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的除外。 从受处罚行为的性质